Com. 6 déc. 2017, FS-P+B+R+I, n° 15-19.726
Selon l’article L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance l’article 138, b), de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, une demande de brevet européen doit exposer l’invention concernée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
La société pharmaceutique MERCK est titulaire, depuis 1994, d’un brevet européen intitulé « Traitement de l’alopécie androgène par des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase » - l’alopédie androgène étant plus communément appelée chute de cheveux. Deux sociétés concurrentes, les sociétés TEVA, la première soumise au droit israélien et la seconde, sa filiale, au droit français, ont assigné la société MERCK afin d’obtenir l’annulation de trois revendications de la partie française du brevet pour insuffisance de description. La revendication 1 portait sur « l’ utilisation de la finastéride pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utile pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0,05 à 1,0 mg » , les revendications 2 et 3 découlant de cette première.
Amenée à se prononcer sur cette affaire, la haute juridiction énonce que « lorsqu’une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition, l’obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, de sorte que si, pour satisfaire à l’exigence de suffisance de description, il n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée, de manière que l’homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique ». Or, en l’espèce, les cinq exemples mentionnés dans la description du brevet ne reflétaient pas directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée. Les revendications sont donc annulées pour insuffisance de description.
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